В статье автор рассматривает российскую и иностранную практику правомерности использования чужого товарного знака (знака обслуживания) для целей описания собственной продукции.
Ключевые слова: средства индивидуализации, номинативное и описательное использование интеллектуальной собственности, параллельный импорт, недобросовестная конкуренция.
Постановка проблемы. Основное предназначение товарного знака (знака обслуживания) заключается в индивидуализации товаров определенного производителя (исполнителя). Правовая защита товарному знаку будет предоставлена только тогда, когда возникает угроза смешения товаров, работ или услуг разных производителей (исполнителей).
Для этих целей при регистрации товарного знака правообладатель определяет какие группы товаров и услуг он желает индивидуализировать. Эти группы определяются по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) [1].
Соответственно, указание (нанесение и любое иное доведение до сведения потребителя) товарного знака для идентификации тех групп товаров, для целей идентификации которых и зарегистрирован товарный знак, есть нарушение исключительного права. Каких-либо споров при явном нарушении не возникает. Так, например, нарушение очевидно, если один производитель шампуня нанесет товарный знак другого производителя шампуня на свой продукт. И, с другой стороны, если производитель питьевой воды нанесет этот же товарный знак на бутылку с питьевой водой, нарушения не будет, так как отсутствует смешение.
Однако, на практике возникают другие вопросы. Например, можно ли признать нарушением размещение на вывеске, или на сайте в интернете, в доменном имени товарного знака производителя, технику которого ремонтирует сервисный центр? Или можно ли признать нарушением размещение на фасаде здания, на вывеске товарного знака производителя, товары которого продает предприниматель? Можно ли признать нарушением размещение на упаковке товара товарного знака производителя, для продукции которого предназначен этот самый упакованный товар?
Эти вопросы возникли, поскольку не совсем ясно, для каких целей используется товарный знак: для «обмана» потребителя или лишь для описания своей деятельности. Ведь действительно, сервисный центр лишь показывает, что может оказать ремонтные услуги по определенной технике, но не выдает свои услуги за услуги другого. Действительно, товарный знак на фасаде размещен лишь чтобы показать потенциальному покупателю, что в этом месте он может приобрести товары определенной марки. И, наконец, действительно, знак на упаковке определенного товара лишь показывает, что этот товар предназначен для другого товара определенной марки. Во всех этих случаях чужой товарный знак не используется для того, что выдать свой товар за товар более успешного или узнаваемого. Он лишь помогает описать то, чем занимается другой коммерсант.
Проблема использования чужого товарного знака в описательных целях становилась предметом зарубежных судебных разбирательств. Так, показательным иностранным прецедентом является дело Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc. [2], в котором утверждалось о незаконном использовании товарного знака SWEETART. Ответчик, Ocean Spray Cranberries Inc., производил клюквенный сок, который рекламировался как «sweet tart» (сладкий пирог). Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что «использование сходного обозначения иным субъектом для того, чтобы правдиво описать свой собственный продукт не представляет собой нарушения, даже если такие его действия привели к введению потребителей в заблуждение». Схожий подход был использован в деле Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co. [3], где суд отказал в иске за использование товарного знака «Dentists’ choice» (зарегистрированный в отношении зубных щеток) во фразе «The dentists’ choice for fighting cavities» при рекламе зубной пасты. В другом деле (Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA & Jean Philippe Fragrances, Ltd. [4]) суд отказал в иске за использование товарного знака «Sealed with a kiss» в рекламе губной помады: ответчик предлагал покупателям использовать помаду и «запечатать поцелуем» открытку, которую потом можно было отправить адресату. Отказывая в иске, суд указал, что используемая ответчиком фраза «Seal it with a kiss» носила лишь описательный характер и представляла собой своего рода инструкцию к действиям. На указанных прецедентах в странах общего права возникла доктрина добросовестного описательного использования товарного знака (fair descriptive use).
Параллельно с доктриной добросовестного описательного использования товарного знака возникла доктрина номинативного использования товарного знака (nominative fair use), суть которой сводится к использованию чужого товарного знака для целей отсылки к продукту правообладателя. Традиционным примером номинативного использования товарного знака является дело Gillette Company v. LA-Laboratories Ltd. [5], где ответчик использовал товарный знак на упаковке продаваемых им лезвий для бритв истца. Суд отклонил доводы истца, указав, что третье лицо может использовать чужой товарный знак в тех случаях, когда этот товарный знак позволяет соотнести продаваемый ответчиком товар с товарами истца. Схожий пример — дело Tiffany Inc. v. eBay, Inc. [6], где суд отказался признать нарушением использование торговой площадкой товарного знака правообладателя, оригинальные товары которого продаются на этой самой площадке. Следует сказать, что на территории Европейского Союза указанная доктрина нашла нормативное закрепление. Так, согласно ст. 14 Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2015/2436 от 16.12.2015 «О сближении права государств — членов ЕС в отношении товарных знаков» правообладатель не вправе запрещать третьим лицам использовать принадлежащий ему товарный знак, если это необходимо для отсылки к товарам/услугам правообладателя, в частности для маркирования назначения товаров третьих лиц в качестве комплектующей или запасной части [7].
Во многом, благодаря зарубежному опыту сложилась и отечественная судебная практика. С ее помощью мы можем дать ответы на поставленные выше вопросы.
Так, мы можем сказать, что размещение на вывеске товарного знака в целях описания ассортимента имеющегося товара у третьего лица не является нарушением исключительного права на товарный знак с точки зрения номинативного использования товарного знака. Тем не менее, отечественная судебная практика выдвигает дополнительный критерий: реализует ли правообладатель (применительно к товарному знаку) свою продукцию напрямую или через сеть официальных дилеров (дистрибьютеров); если да, то является ли третье лицо, разместившее товарный знак на вывеске или любым иным способом, официальным дилером. Положительный ответ на первый вопрос и отрицательный — на второй, в совокупности дают нарушение исключительного права на товарный знак, так как создают угрозу смешения для потребителя официального распространителя с неофициальным. Такой подход сформировался в деле обществ «Фольксваген Акциенгезельшафт» и ООО «Аспект-Моторс». Президиум ВАС РФ указал, что использование ООО «Аспект-Моторс» товарных знаков Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW в наружной рекламе по образу и подобию правообладателя и его официальных дилеров может ввести потребителей в заблуждение о сложившихся между сторонами спора отношениями. В связи с этим, Президиум ВАС РФ указал, что такое использование недопустимо [8]. Однако в настоящее время появился еще один дополнительный критерий для правомерности использования товарного знака: приобретение товаров у официальных дилеров. Так, в ряде судебных решений отмечалось, что указание товарного знака производителя товара на фасаде магазина, в котором продаются оригинальные товары данного производителя, приобретаемые у официального дилера, не свидетельствует о незаконности использования товарного знака, а лишь свидетельствует о том, что в этом магазине продаются оригинальные товары правообладателя товарного знака, производимые им [9].
Мы также можем сказать, что размещать товарный знак как указание на то, в отношении продуктов какой марки оказываются услуги, можно, если указанный товарный знак не является одновременно и знаком обслуживания (то есть зарегистрирован как по «продуктным», так и по «сервисным» группам МКТУ). Соответственно, при отсутствии знака обслуживания номинативное указание товарного знака не будет являться нарушением. Но в противоположенном случае, соответственно, будет. Например, в одном из дел суд указал, что размещая в наружной рекламе официальный логотип «Тойота Моторс» и словесное обозначение «Специализированный сервисный центр Тойота», ответчик создает у потребителей впечатление о себе как об авторизованном сервисном центре (то есть центре, осуществляющем сервисное обслуживание автомобилей марки Тойота от имени их производителя), что не соответствует действительности [10]. Такого подхода (о наличии нарушений исключительных прав), по нашему мнению, следует придерживаться и в отношении многочисленных сервисных центрах различной техники, использующих в своих фирменных наименованиях и коммерческих обозначения товарные знаки (знаки обслуживания), индивидуализирующие товары и услуги соответствующих производителей.
Более уверенно можно ответить на вопрос о возможности использования товарного знака для соотнесения своего продукта с продуктом правообладателя. Российская судебная практика, в целом, повторяет прецедент Gillette v. LA-Laboratories. Так, по делу чехлов для iPhone суд указал, что спорные обозначения были нанесены на упаковку спорных товаров с целью информирования потребителей об относимости (совместимости) чехлов с определенными моделями мобильных телекоммуникационных устройств iPhone производства компании Apple Inc. [11]. Таким образом, суд попросту использовал доктрину добросовестного описательного использования товарного знака (в этом случае — словесного).
Следует заметить, что особый пласт судебной практики — использование товарного знака в доменном имени. В целом, по нашему мнению, надо исходить из того, что на этапе обозрения доменного имени потенциальный потребитель не видит и не может видеть, включен ли товарный знак или знак обслуживания в доменное имя для добросовестного описания собственного товара администратора доменного имени или для его индивидуализации. В таком случае товарный знак, включенный в доменное имя, влияет на потребителя, не имеющего на тот момент информацию о действительности услуги, ее качестве, содержимом и т. д., как триггер и привлекает его внимание, выделяет один сайт от другого такого же сайта. В связи с этим, мы считаем, что использование товарного знака (знака обслуживания) в доменном имени не может быть признано добросовестным, поскольку его включение в доменное имя всегда преследует цели индивидуализации сайта. В связи с этим, такое нарушение является безусловным.
В целом же, как видно из приведенного анализа, международный подход воспринят отечественной правоприменительной практикой, однако воспринят с нюансами. На наш взгляд, в этих нюансах возникает фундаментальный теоретический вопрос: насколько ограничено исключительное право правообладателя? Ведь во всех рассматриваемых случаях речи о возникновении чистого смешения не идет. И при этом, позиция отечественной судебной системы более чем противоречива: параллельный импорт (как нарушение исключительного права правообладателя на введение маркированного товара в оборот) почти не карается, в то время как номинативное использование, вводящее потребителей в заблуждение незначительно (вспомним Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.), карается гораздо сильнее сильно. В таких условиях, когда правоприменение недейственно в отношении параллельного импорта, действенно в отношении номинативного и описательного использования, правоприменение в целом становится противоречивым.
Способы защиты. При определении стратегии защиты по таким делам необходимо учитывать репутационные риски. Сам по себе факт снижения выбора у потребителя может негативно сыграть на будущем компании. Речь идет о случаях, когда прохожий не может определить, например, может ли этот сервисный центр починить его смартфон или нет, за счет того, что правообладатель лишил этот сервисный центр информативности: запретил ему использовать свой товарный знак.
Если же указанные последствия не последуют, либо они не страшат правообладателя, то стратегически выгодно первоначально прибегнуть к публично-правовым способам защиты. Из их числа можно назвать обращение в МВД России для проведения проверок на предмет выявления фактов административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ [12], включение товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (поскольку ФТС России правомочна также вести производство по ст. 14.10 КоАП РФ), а также в ФАС России для установления факта недобросовестной конкуренции, использования недобросовестной рекламы.
Первоочередное использование публично-правовых способов защиты обусловлено сложностью в доказывании факта наличия смешения, недобросовестной конкуренции и других публично-правовых последствий использования чужого товарного знака (знака обслуживания). Соответствующее решение административного органа может стать неплохим доказательственным подспорьем в судебном процессе. Кроме того, административные органы могут сами по себе (без судебного производства) решить возникшую проблему: так, органы полиции имеют полномочия на изъятие соответствующего товара (где номинативное или описательное использование товарного знака превышает необходимость), таможенные органы — на невыпуск аналогичного товара в обращение, антимонопольные органы — на выдачу предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства (например, на прекращение распространения наружной рекламы, незаконно содержащей чужой товарный знак). Необходимо также отметить, что не во всех случаях достоверно известны нарушители интеллектуальной собственности. Так, средство индивидуализации может использоваться в доменном имени, а также в наполнении веб-сайта, который содержит информацию о сервисном центре, расположенном по определенному адресу. В ходе работы по выявлению администратора доменного имени устанавливается, что им является физическое лицо; никаких сведений о хозяйствующем субъекте, который фактически оказывает услуги и информация о котором размещена на веб-сайте нет (в том числе в сети Интернет). Привлечение к разбирательству публичных органов (МВД России, ФАС России) позволит правообладателю установить фактического выгодоприобретателя безосновательного использования товарного знака (которое в отдельных случаях позже может превратиться в добросовестное описательное или номинативное) и привлечь их к разбирательству в качестве соответчика. Это выгодно в тех случаях, когда нарушения носят массовый характер и правообладатель попросту не может направить своих представителей во все регионы большой страны. Ну, и в конечном счете, наличие решения административного органа, подтверждающего не только частное (использование чужого товарного знака), но и публичное нарушение (например, недобросовестной конкуренции) может положительно повлиять на размер присужденной судом компенсации. Таким образом, использование публично-правовых способов защиты имеет ряд преимуществ.
Среди публично-правовых способов защиты желаем уделить особое внимание антимонопольной составляющей. Так, основой для защиты интеллектуальной собственности через антимонопольный орган выступают действующие нормы о защите конкуренции (в части запрета недобросовестной конкуренции), а также нормы законодательства о рекламе (в части недопустимости распространения недостоверной рекламы как рекламы, вводящей в заблуждение потребителей относительно фактического продавца товара или исполнителя услуги).
Говоря о недобросовестной конкуренции, необходимо обозначить положения ст. 14.6 и ст. 14.8 Закона о защите конкуренции [13]. Различия в них состоит в том, что по ст. 14.6 Закона о защите конкуренции лицо будет привлечено к ответственности, если оно использует чужую интеллектуальную собственность незаконно, в то время как по ст. 14.8 Закона о защите конкуренции интеллектуальная собственность может использоваться законно (хотя уместнее здесь термин — добросовестно, например, в описательных или номинативных целях), однако за счет это все же извлекает конкурентные преимущества. Следует сказать, что разграничение этих составов антиконкурентных нарушений можно проводить также по принципу достаточности и разумности использования чужого товарного знака в описательных целях: если по составу ст. 14.6 Закона о защите конкуренции таковое явно избыточно и необоснованно, то по составу 14.8 Закона о защите конкуренции явной избыточности не имеется, однако в силу фактических обстоятельств антимонопольного дела извлечение недобросовестных конкурентных преимуществ все же имеется. Проводить разграничение указанных составов антиконкурентных нарушений необходимо в силу процессуальных особенностей выявления таких правонарушений и их и рассмотрения. В частности, если по составу ст. 14.6 Закона о защите конкуренции выдача предупреждения не требуется, то по составу ст. 14.8 Закона о защите конкуренции дело об антимонопольном правонарушении может быть возбуждено только в случае неисполнения предупреждения.
В тех случаях, когда использование чужого товарного знака или знака обслуживания явно выходит за пределы добросовестного или номинативного использования и при этом есть признаки привлечения за счет этой интеллектуальной собственности внимания к собственному продукту (услуги), действия рекламодателя и рекламораспространителя могут быть признаны незаконными. Следует иметь ввиду, что отдельная квалификация действий рекламодателя и рекламораспространителя как нарушающих законодательство о рекламе возможно лишь в случае распространения недостоверной рекламы (п. 3 ст. 5 Закона о рекламе [14]); распространение недобросовестной рекламы, признаваемой, при этом, актом недобросовестной конкуренции будет оцениваться в рамках Закона о защите конкуренции, поскольку он содержит специальные нормы по отношению к законодательству о рекламе. Избыточное номинативное или описательное использование чужой интеллектуальной собственности в современных условиях возможно в наружной, контекстной рекламе, рекламе в форме всплывающих баннеров на веб-сайтах и т. д.
В целом следует признать, что привлечение к защите интеллектуальной собственности антимонопольных органов — метод действенный, однако в некоторых случаях более медленный, нежели судебный способ защиты права. Так, в отдельных случаях (а по значительным антимонопольным спорам таких большинство) антимонопольный орган может продлить срок рассмотрения заявления до 3 месяцев, срок рассмотрения антимонопольного дела до 6 месяцев, в результате чего антимонопольное разбирательство может длится на протяжении почти года. Эту особенность следует учитывать при выборе этого направления защиты.
Использование же гражданско-правовых способов защиты не вызывает особой сложности. Это могут быть как исковые требования об изъятии и уничтожении товаров, о прекращении нарушения исключительных прав, взыскании убытков и компенсации и проч. Наиболее простым способом защиты исключительных прав на интеллектуальную собственность является взыскание компенсации, так как правообладатель не обязан доказывать размер запрашиваемой компенсации, бремя доказывания ее несоразмерности допущенному нарушению возлагается на нарушителя. Менее распространённым способом защиты права является взыскание убытков, так как в этом случае необходима большая достоверность представленного правообладателем расчетов; при этом убытки от использования интеллектуальной собственности в большее мере складываются из упущенной выгоды, сложность доказывания которой известна российским юристам. В это же время стоит иметь в виду, что размер компенсации, в отличие от размера доказанных убытков, может быть снижен в зависимости от судейского усмотрения. Специфика споров с использование интеллектуальной собственности в описательных или номинативных целях заключается «пограничности» и «призрачности» нарушения: формально нарушение есть, однако особой социальной вредности оно не несет. Такой подход в целом применяется к параллельному импорту со всеми его вытекающими — суды широко применяют свое право на снижение компенсаций до минимальных десяти тысяч рублей.
Таким образом, проблема номинативного и описательного использования чужой интеллектуальной собственности в российском праве имеется, и, до настоящего времени, она не нашла своего однозначного разрешения.
Литература:
- Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятая в г. Ницце 15 июня 1957 г. (Одиннадцатая редакция, издание 3-е, с изм. и доп. от 2019 года) // СПС «Консультант Плюс».
- Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055, 1059–60 (7th Cir. 1995).
- Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F. Supp. 1058, 1062–64 (S. D. N.Y. 1990).
- Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA & Jean Philippe Fragrances, Ltd. 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997).
- The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy // URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=66456&doclang=EN.html
- Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463 (S. D. N.Y. 2008)/
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/2436 от 16 декабря 2015 г. «О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков» // СПС «Гарант».
- Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. по делу № А76–9599/02–46–442/33–94 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8.
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2015 г. по делу № А63–4333/2014 // СПС «Консультант Плюс».
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2015 г. по делу № А40–24449/2015 // СПС «Консультант Плюс».
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 г. по делу № А56–22940/2014 // СПС «Консультант Плюс».
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256.
- Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
- Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Российская газета. 2006. № 51.
