За 12 месяцев 2020 г. арбитражными судами субъектов Российской Федерации рассмотрено 95 дел о нарушении исключительных патентных прав, из них удовлетворены исковые требования по 45 делам. Заявлено 364 024 рублей, удовлетворено — 76 496 рублей (что составило около 20 % от заявленных требований). Таким образом, актуальность приобретает анализ механизма определения размера упущенной выгоды и компенсации по делам о нарушении исключительных прав патентообладателей.
Ключевые слова: исключительное право, патентные права, упущенная выгода, убытки, защита исключительных прав.
По делам о нарушении исключительного права на патентоспособные объекты могут быть взысканы убытки в виде упущенной выгоды, либо заявлена компенсация.
Взыскание упущенной выгоды по делам о нарушении патентного права — это взыскание неполученных доходов, которые правообладатель мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Наиболее распространенным в объективной действительности правонарушением является ситуация, когда правонарушитель незаконно использует изобретение, полезную модель и промышленный образец. Упущенная выгода в данных случаях возникает в следствие упадка доверия населения к производителю, а также в следствие оттока потребителя к конкуренту-правонарушителю. Более того, нередко правонарушители реализуют продукцию по более низким ценам, нежели патентообладатели. Данная возможность обусловлена тем, что правонарушитель не вкладывал материальные ресурсы в разработку и патентование объекта [2].
Учитывая специфику оснований для возникновения права на взыскание упущенной выгоды или компенсации за нарушение исключительного права, правообладатель должен доказать наличие и размер неполученного дохода, должен доказать наличие причинно-следственной связи между незаконным использованием запатентованного объекта, незаконным извлечением прибыли. При этом, сложность возникает именно с доказыванием незаконного использования соответствующих объектов. В современном мире коммерческая тайна охраняется на законодательном уровне, и как следствие стоит отметить закрытость процесса производства. Следовательно, ряд нарушений, когда незаконно используется изобретение для каких-либо целей остается незамеченным.
Анализ судебной практики позволил установить, что же может быть принято судом в качестве ориентиров для расчета упущенной выгоды: периодический платеж по лицензионному договору (например, правонарушитель использует запатентованный объект без договора, в данном случае размер периодических платежей лицензиатов может быть взят за ориентир при расчете суммы упущенной выгоды) [3]. Следует отметить, что данный ориентир является единственным точным ориентиром, общепризнанным в отечественной практике. В то же время имеют место иные прецеденты. В случае, если производитель выпускает единственную в своем роде продукцию, не имеющую аналогов, размер упущенной выгоды может быть определен в соответствии с размером прибыли ответчика, полученной от незаконного использования патента [4].
В то же время на практике могут возникнуть ситуации, когда точный размер убытков установить невозможно. Учитывая, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности, в данном случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). Суды учитывают, руководствуясь внутренним убеждением, совокупность обстоятельств правонарушения: ценность объекта для общества, характер нарушения, срок незаконного использования объекта, вероятные имущественные потери правообладателя [5].
Данным правилом руководствуются и истцы, рассчитывая исковые требования. Так, по одному из дел, рассчитывая размер компенсации на сумму 50 000 рублей, истец учел, что ответчик по низкой стоимости закупил и реализовал партию контрафактного товара, без законных оснований использовал популярный и широко известный продукт в коммерческих (предпринимательских) целях, сформировал у потребителя негативное отношение к продукту, а также снизил ожидания потребителя относительно объективной стоимости продукта [6].
Как показал анализ научной литературы, должны быть учтены следующие обстоятельства: объем контрафактной продукции, география и длительность незаконного сбыта, сумма уплаченных за данный промежуток времени налогов, степень насыщенности рынка продукцией патентообладателя, качество контрафактной продукции. Также авторами предлагаются формулы расчета убытков. Например, результаты использования продукции могут быть рассчитаны как множество следующих показателей: средняя цена единицы товара за определенный период, объем производства контрафактных товаров за соответствующий период, производительность. Убытки же рассчитываются как сумма полученных результатов и стоимостной оценки контрафактной продукции [7].
Анализ методических рекомендаций за 2007 год показал, что при расчете размера упущенной выгоды необходимо также учитывать действующие цены и тарифы на запатентованную продукцию или продукцию, в которой использован запатентованный объект, или которая создается при использовании запатентованного технического решения, установленные законодательством нормативы платы за производственные ресурсы и налоговые ставки, правила и нормы расчетов с кредитными организациями (в том числе и размер комиссий за операции), нормативы расчета валютной выручки [8].
Анализ судебной практики показал, что патентообладатели зачастую обращаются в суд с требованием о компенсации по ст. 1406.1 ГК РФ, так как факт упущенной выгоды следует доказать, что вызывает некоторые трудности. Данную проблему отмечал и Конституционный Суд Российской Федерации: «правообладатели ограничены в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности» [9].
Следует отметить, что в научной литературе авторы критикуют установленный ст. 1406.1 ГК РФ размер компенсации. Считают, что верхний предел компенсации в пять миллионов рублей необоснованно занижен. Однако, как показывает практика, зачастую суммы компенсаций по заявленными удовлетворенным требованиям варьируются от 10 000 до 50 000 рублей [10]. Более того, законодатель также предусматривает возможность наложения на ответчика штрафа в двукратном размере за использование изобретения. Данный штраф определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование изобретения. Более того, в случае, если истец считает, что он понес убытки в размере большем, чем пять миллионов рублей, он вправе воспользоваться ст. 15 ГК РФ и потребовать взыскание упущенной выгоды, руководствуясь принципом соразмерности.
Как было указано выше, истцы заявляют исковые требования по минимальным пределам. Вероятно, данная практика сложилась в связи с тем, что доказать размер упущенной выгоды или доказать соразмерность компенсации правонарушению достаточно сложно. Во-первых, данная тенденция связана с тем, что судебная практика в данной области слабо развита, о чем свидетельствует небольшое количество дел в каждом году. Во-вторых, как было указано в начале исследования, суды удовлетворяют требования частично — вероятно в связи с тем, что истцы сталкиваются с проблемой обосновать соразмерность компенсации. Более того, из текстов судебных решений не всегда понятно, чем именно руководствовался суд, принимая решения о том или ином размере компенсации. Суды формально ссылаются на требования разумности и справедливости, принцип соразмерности. Однако, как было указано выше, при расчете убытков и при установлении размера компенсации целесообразно использовать формулы и прибегать к математическим методам исчисления размера компенсации или размера убытков.
Так, по одному из дел истец заявил взыскание компенсации в размере 4 00 000 рублей. Ответчик требовал снизить размер компенсации до 10 000 рублей. Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать компенсацию с ответчика в пользу истца в размере 40 000 рублей. При этом, из текста судебного решения отсутствует ясность, чем руководствовались не только истец и ответчик в обоснование собственных позиций по делу, но и суд в обоснование принятого судебного решения [11].
Следует отметить, что данная проблема активно обсуждается и в научных публикациях. Так, авторы отмечают, что суды, снижая размер компенсации как правило обосновывают такое решение необходимостью соблюдения принципов разумности, справедливости и соразмерности [12]. Тем не менее, учитывая, что деятельность по разработке и патентованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов является экономически затратной, при этом в ход идут множество различных видов ресурсов, необходимо четкое определение размера компенсации. Принцип соразмерности и разумности будет выполнен лишь тогда, когда за основу расчета убытков или компенсации будет принята во внимание определенная формула.
В правовой позиции Пленума Верховного Суда изложено со ссылкой на нормы процессуального права необходимость обоснования как сторонами, так и судом расчета размера компенсации, а также критерии определения размера компенсации с учетом принципа соразмерности. Однако усматривается, что данные критерии лишены четкого материального содержания. Так, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя и т. д. являются излишне обобщенными для определения размера компенсации и потому их целесообразно учитывать в качестве дополнительных критериев, которые могут увеличить или уменьшить сумму компенсации рассчитанной по строгой формуле.
Так, целесообразно дополнить перечень данных критериев следующими критериями: действующие цены и тарифы на соответствующую продукцию, установленные законодательством нормативы платы за производственные ресурсы и налоговые ставки, правила и нормы расчетов с кредитными организациями (в том числе и размер комиссий за операции), нормативы расчета валютной выручки.
Таким образом, необходимо изложить абз. 4 п. 62 Постановления в следующей редакции: «При определении размера компенсации суд в обязательном порядке учитывает: действующие цены и тарифы на соответствующую продукцию, установленные законодательством нормативы платы за производственные ресурсы и налоговые ставки, правила и нормы расчетов с кредитными организациями (в том числе и размер комиссий за операции), нормативы расчета валютной выручки. Кроме того, подлежат учету обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т. п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».
Кроме того, установлено, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», отсутствуют положения о расчете убытков при нарушении исключительных прав. Несмотря на наличие отдельной правовой позиции выраженной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, усматривается, что специфика сферы интеллектуальной собственности и ее институтов должна быть учтена и при расчете стоимости убытков. При таких обстоятельствах целесообразно будет дополнить раздел Постановления Пленума «Патентное право» положениями о расчете убытков по делам о нарушении исключительного права патентообладателя. В частности, целесообразно положения правовой позиции свести к необходимости расчета упущенной выгоды по делам о нарушении исключительных патентных прав в размере роялти; в случае, если истец не заключал лицензионных договоров, то необходимо привлекать к делу независимого специалиста, а в сложных случаях — эксперта, который произведет обоснованный и соразмерный расчет понесенных убытков, учитывая денежные затраты на создание изобретения, полезной модели или промышленного образца (затраты истца на выплату заработной платы изобретателям, расходы истца на юридическое сопровождение получения патента, затраты истца на налоговые и иные платежи, сумму чистой прибыли, полученной правонарушителем в следствие нарушения исключительного права).
Таким образом, в настоящей статье была проанализирована специфика возмещения убытков и взыскания компенсации по делам о нарушении исключительных прав патентообладателей. Установлено, что в практике сложилась тенденция к назначению компенсации ответчикам по минимальному критерию — в размере 10 000 рублей. При этом, в тексте судебных решений суды ссылаются исключительно на общие выдержки из правовых позиций высших судов. Данную тенденцию следует считать нарушением базовых юридических принципов: принципа мотивированности и обоснованности судебных решений, принципа справедливости и соразмерности. В статье даны предложения, которые могли бы исправить сложившуюся в объективной правовой действительности ситуацию.
Литература:
- Сводные статистические данные за 2020 год. Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации — Текст: электронный // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5670 (дата обращения: 26.09.2021).
- Ворожевич, А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография / А. С. Ворожевич.// Москва: Статут. 2020. С. 78. Текст: непосредственный.
- Постановление Высшего Арбитражного Суда от 5 июля 2005 года 3578/05 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. № 11.
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2017 № С01–755/2017 — Текст: электронный // Гарант.ру. URL: http://base.garant.ru/71819492/ (дата обращения: 26.09.2021).
- Решение Арбитражного суда Тюменской области от 1 апреля 2021 г. по делу № А70–19426/2020; Решение Арбитражного суда Ростовской области от 24 марта 2021 г. по делу № А53–12934/2020 — Текст: электронный // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 26.09.2021).
- Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28 февраля 2020 г. по делу № А45–40795/2019 — Текст: электронный // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 26.09.2021).
- Попеско, А.И., Ступин, А. В. Оценка ущерба от контрафактного использования интеллектуальной собственности. // Научный альманах. 2016. № 1–1 (15). С. 226–232. Текст: непосредственный.
- Методические рекомендации по определению размера убытков правообладателя в случае нарушения его прав на объект интеллектуальной собственности // Биржа интеллектуальной собственности. 2007. Т. 6. № 11. С. 23–32.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».
- Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 6 сентября 2019 г. по делу № А63–17414/2018 — Текст: электронный // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 26.09.2021).
- Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 ноября 2019 г. по делу № А65–16663/2019 — Текст: электронный // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 26.09.2021).
- Баёва, П. Г. Исключительное право патентообладателя: пределы осуществления и защиты. // Скиф. 2020. № 4 (44). Текст: электронный//URL: https://cyberleninka.ru/article/n/isklyuchitelnoe-pravo-patentoobladatelya-predely-osuschestvleniya-i-zaschity (дата обращения: 27.09.2021).
