В статье автор исследует основные проблемы использования товарного знака в аудиовизуальном произведении.
Ключевые слова: товарный знак, аудиовизуальное произведение, органичная интеграция, суд по интеллектуальным правам, реклама.
В настоящий момент в юридической практике существуют некоторые пограничные ситуации использования товарных знаков, которые до сих пор не нашли однозначного решения относительно правомерности или неправомерности использования товарного знака.
Одним из случаев такого использования выступает использование чужого товарного знака в аудиовизуальном произведении, в частности, в художественном кинофильме. В силу статей 1240 и 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) кинофильм является аудиовизуальным произведением, которое, в свою очередь, относится к сложным объектам интеллектуальной собственности, в связи с чем на них распространяется режим сложных объектов.
Так, согласно п. 1 ст. 1240 ГК РФ для включения результата интеллектуальной деятельности в состав сложного объекта организатор заключает либо договор об отчуждении исключительного права на такой результат, либо лицензионный договор, то есть необходимо получение согласия автора (правообладателя) на такое включение. Тем не менее в силу буквального толкования данной нормы, законодатель не сделал оговорку о необходимости получения согласия правообладателя для включения в состав сложного объекта средств индивидуализации.
Товарный знак как средство индивидуализации имеет цель индивидуализировать товары (работы, услуги) с тем, чтобы потребители могли определить конкретного производителя (ст. 1477 ГК РФ). Исходя из этого, необходимо определить, может ли товарный знак осуществлять свою функцию по индивидуализации, если он включается третьим лицом в аудиовизуальное произведение.
Для рассмотрения данного вопроса обратимся к судебной практике. Интересным в данном контексте представляется дело № А40–46200/11. Согласно материалам дела ответчиком транслировался в эфире художественный фильм, в котором на автомобилях были размещены обозначения, тождественные товарному знаку истца. При этом истец ссылался на то, что такое использование товарного знака является нарушением его исключительного права, поскольку осуществляется без согласия правообладателя, лицензионный договор на использование товарного знака не заключался [1]. Суды указали, что использование товарного знака истца «в телевизионном художественном фильме не является использованием товарного знака в гражданско-правовом смысле» [2]. Данный вывод судов был также основан на положениях п. 3 ст. 1484 ГК РФ и утверждении судов о том, что при использовании товарного знака истца отсутствует вероятность смешения в силу различной деятельности истца и ответчика. При рассмотрении заявлении истца ВАС согласился с выводами судов трех инстанций об отсутствии нарушения исключительного права истца при использовании его товарного знака в художественном кинофильме, указав, что «само по себе упоминание товарного знака «Городское такси» в названном телевизионном художественном фильме не является использованием товарного знака в гражданско-правовом смысле» [3].
Также рассмотрим решения судов по делу № А40–64050/2019. Истец является правообладателем товарных знаков, которые содержат словесный элемент Stolichnaya [4]. Поводом к подаче искового заявления послужил тот факт, что ответчиком велся показ кинофильма «Взрывная блондинка», в котором показывалась алкогольная продукция (водка Stolichnaya), которая была индивидуализирована обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца. Истец ссылался на то, что алкогольная продукция демонстрировалась крупным планом, бутылка была развернута этикеткой в сторону зрителя, что, по мнению истца, акцентировало внимание зрителя на наименование алкогольной продукции и представляет из себя скрытую рекламу. Кроме того, истец указывал на то, что алкогольная продукция использовалась в качестве самостоятельного сюжетообразующего объекта и не может восприниматься в качестве реквизита. В связи с этим, истец полагал, что такое использование обозначения, сходного до степени смешения с его товарными знаками, является нарушением исключительного права [4]. Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) использовал аналогичную аргументацию, как и в рассмотренном выше судебном деле, и начал с того, что «использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».
Кроме того, важное значение имеет содержание п. 9 ч. 2 ст. 2 Закона о рекламе, согласно которому «названный Закон не распространяется на упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера» [6]. СИП согласился с выводом суда первой инстанции о том, что «само по себе упоминание товарного знака истца в произведении ответчика не является использованием товарного знака, а также указал на то, что кадры с изображением водки были органично интегрированы в сюжет фильма, передавая характер и привычки главного героя и не носили сведений рекламного характера». В связи с этим, СИП констатировал отсутствие нарушения исключительного права истца и признал, что упоминание товарного знака истца в кинофильме не является использованием товарного знака по смыслу ч. 4 ГК РФ.
Опираясь на данное судебное решение, внимание привлекает формулировка СИП об «органичной интеграции» товарного знака в аудиовизуальном произведении. Поскольку СИП указывает на данный признак как на квалифицирующий в контексте правомерности использования товарного знака, то при решении вопроса о наличии или отсутствии нарушения исключительного права, ключевым является доказывание данного признака. Так, ФАС указывает, что «органично интегрированной в то или иное произведение, в том числе видеоролик или пост блогера, можно признать информацию о товаре или лице, которая является составной частью общего сюжета произведения (отдельной его части) и выступает в качестве дополнительной характеристики героя или созданной ситуации» [7]. Исходя из этого, граница между правомерным и неправомерным использованием товарного знака в аудиовизуальном произведении проходит на категории «органичной интеграции». Если данный признак будет установлен, то согласие на такое использование товарного знака не требуется и в гражданско-правовом смысле использованием не является, однако если органичная интеграция отсутствует, то такое использование признается неправомерным, так как представляет из себя рекламу и требует согласия правообладателя.
На мой взгляд, такой подход судов следует признать обоснованным и оправданным с точки зрения основной функции товарных знаков. Кроме того, с точки зрения п. 3 ст. 1484 ГК РФ в случаях использования товарного знака в художественном фильме практически всегда будет отсутствовать вероятность смешения, поскольку редко возможно совпадение деятельности, осуществляемой создателями сложного объекта и производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак. При этом, как было указано выше, важное значение при рассмотрении таких ситуаций следует придавать тому, не является ли такое использование товарного знака рекламой, использование товарного знака в которой возможно только с согласия правообладателя. При этом следует отметить, что категория «органичная интеграция» носит достаточно субъективный характер и, на мой взгляд, для констатации факта наличия данного признака нужны очень убедительные доказательства.
Исходя из вышеуказанного, следует заключить, что для включения товарного знака в аудиовизуальное произведение, которое не носит рекламного характера, получение согласия правообладателя не требуется, поскольку товарный знак в таком случае не выполняет свою функцию по индивидуализации товаров (работ, услуг). Тем не менее решение вопроса о том, носит ли такое произведение рекламный характер, имеет ключевое значение, от которого зависит вопрос правомерности и неправомерности использования товарного знака.
Литература:
- Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 сентября 2011 года по делу № А40–46200/11–110–373 // СПС «КонсультантПлюс»
- Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 марта 2012 г. № Ф05–1779/12 по делу № А40–46200/2011 // СПС «КонсультантПлюс»
- Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 августа 2012 г. № ВАС-8158/12 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»
- Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 августа 2012 г. № ВАС-8158/12 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2020 г. № С01–1426/2019 по делу N А40–64050/2019 // СПС «КонсультантПлюс»
- Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (в ред. от 05.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс»
- Информация Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2022 г. «ФАС уточнила, какая информация признаётся рекламой» // СПС «КонсультантПлюс»
