В статье автор исследует доктрины размывания товарного знака («trademark dilution»).
Ключевые слова: товарный знак, доктрина размывания, степень смешения, однородность.
Представляющей особый практический интерес выступает доктрина размывания товарного знака («trademark dilution»). Следует сразу сделать оговорку о том, что данная концепция на данный момент нашла развитие в законодательстве зарубежных стран, но в российской практике имеются лишь небольшие предпосылки для начала ее формирования.
Российское законодательство исходит из того, что нарушением исключительного права на товарный знак является использование сходного обозначения лишь в отношении тех же товаров, что зарегистрирован товарный знак, либо в отношении однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее — ГК РФ). Исходя из данной нормы, для признания действий третьего лица по использованию товарного знака нарушением во внимание принимается две категории: однородность товаров и вероятность смешения. В случае отсутствия одного из указанных признаков, использование товарного знака будет признано правомерным. Исключением из данного правила выступает объем правовой охраны общеизвестных товарных знаков, исключительное право на которые распространяется также и на товары, которые не являются однородными с теми, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным, «если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя» (п. 3 ст. 1508 ГК РФ). Таким образом, по общему правилу для признания использования неправомерным необходимо доказать однородность товаров, а также вероятность смешения обозначений, а применительно к общеизвестным товарным знакам однородность доказывать не нужно.
Для более детального рассмотрения данной проблематики следует обратиться к зарубежному опыту. Основоположником данной доктрины считается Фрэнк Шехтер, который в 1927 году впервые выдвинул идею о том, что товарным знакам необходимо давать большую охрану с тем, чтобы защитить товарные знаки от потери их уникальности [1]. Ученый основывал свою позицию на том, что традиционная функция товаров по идентификации источника происхождения товаров в глазах потребителей с развитием экономики устарела и для надлежащей защиты товарных знаков следует рассматривать функцию товарных знаков иначе [1]. Он утверждал, теория происхождения товара не позволяет правообладателям, которые вложили инвестиции в развитие своих товарных знаков, защитить свое право, если сходное обозначение используется в отношении неоднородных товаров [2].
В результате Шехтер приходит к выводу о том, что «правовая охрана товарных знаков должна фокусироваться на сохранении уникальности товарных знаков, поскольку использование товарных знаков в отношении неоднородных товаров снижает различительную способность знака» [2]. В работах Шехтера размывание товарного знака было определено следующим образом: «реальный ущерб заключается в постепенном снижении идентичности товарного знака путем его использования на неоднородных товарах, поскольку чем большую различительную способность и уникальность имеет товарный знак, тем глубже его впечатление на общественное сознание, и тем больше потребность в его защите от искажения или диссоциации от конкретного продукта, в связи с которым он был использован» [2]. Демонстрируя на примере данный подход, Шехтер указывал на ситуацию, если бы товарный знак «Mazda», известный в глазах потребителей в отношении автомобилей, использовался бы в отношении фотоаппаратов или обуви, что неизбежно привело бы к тому, что уникальность товарного знака «Mazda» в отношении транспортных средств была бы значительно снижена [3]. Что является важным, то, следуя концепции, предложенной Фрэнком Шехтером, для признания факта размывания товарного знака не требуется, во-первых, доказательств смешения; во-вторых, однородности товаров; в-третьих, несения правообладателем каких-либо убытков в результате размывания [3].
Впоследствии идеи Шехтера нашли свое отражение в законодательстве США, а в настоящий момент закреплены в Trademark Dilution Revision Act of 2006 [4]. Данный Акт дает право правообладателю знаменитого («famous») товарного знака обратиться с иском о запрете использования тождественного или сходного товарного знака к любому лицу, которое путем использования такого знака размывает его либо посредством стирания («blurring») различительной способности либо посредством очернения («tarnishment») такого товарного знака [4]. Что является важным, то правообладатель не должен доказывать смешение таких знаков, наличие конкуренции между ним и третьим лицом, использующим товарный знак, а также наличие убытков [4]. При этом такая возможность предоставляется не любому правообладателю, а только правообладателю знаменитого товарного знака. В соответствии с указанным Актом товарный знак является знаменитым, если «он широко признается потребителями как обозначение источника товаров или услуг владельца знака» [4].
Следуя логике зарубежных источников, необходимо рассмотреть применимость данной доктрины в российской практике. Так, американское законодательство обращается к категории «знаменитого товарного знака», понятие которого дает предпосылку для ее сравнения с общеизвестными товарными знаками, закрепленными в российском законодательстве. Как это следует из ст. 1508 ГК РФ если товарные знаки «в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя», то уполномоченный орган вносит такие товарные знаки в реестр общеизвестных товарных знаков. Исходя из этого, правовая охрана общеизвестного товарного знака возникает на основании решения уполномоченного органа и последующего внесения товарного знака в реестр (ст. 1509 ГК РФ). Несмотря на то, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется также и на неоднородные товары, в п. 3 ст. 1508 ГК РФ фигурирует также категория смешения товарных знаков.
Исходя из этого, представляется, что категория общеизвестного товарного знака не совпадает с понятием знаменитого товарного знака, закрепленной в американском законодательстве и на которую распространяется доктрина размывания в силу того, что, как минимум, общеизвестный товарный знак вносится уполномоченным органом в отдельный реестр. В литературе также отмечается, что данные категории не следует приравнивать: «чтобы достичь статуса «знаменитый товарный знак», знак должен быть широко признан общей массой потребителей государства в качестве обозначения источника товаров или услуг правообладателя знака, тогда как для установления знака в качестве общеизвестного достаточно наличие осведомленности целевой покупательской группы о знаке на части территории государства» [5].
В некоторых судебных актах российские суды также используют формулировку «размытие» товарного знака. Далее разберем в каких случаях российские суды обращаются к данной доктрине и совпадает ли ее применение с американской интерпретацией.
В большинстве судебных решений суды применяют данную доктрину применительно к доказыванию заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Интересным в данном контексте представляется решение Суда по интеллектуальным правам (далее — СИП) от 29 января 2021 г. по делу № СИП-903/2019 [6]. В данном деле предприниматель обратился к обществу с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. Судом было установлено, что заинтересованность истца заключается в намерении использовать товарный знак в отношении однородных товаров. При этом суд отметил, что «заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, приводящего к «размытию» товарного знака истца» [6]. При аргументации данного довода СИП исходил из того, что в силу возможности одновременного сосуществования тождественных товарных знаков в отношении неоднородных услуг, возникает ситуация, при которой в глазах потребителей такой товарный знак «размывается». При этом следует обратить внимание на следующую формулировку в судебном решении в отношении «размытия»: «любой правообладатель товарного знака заинтересован в недопущении существования чужих товарных знаков, сходных с его товарным знаком и зарегистрированных в отношении однородных товаров (услуг)» [6]. Данный довод суда дает основание полагать, что в данном случае к делу не имеет отношения доктрина размывания, поскольку суд делает акцент на однородности товаров, которая не применяется в случае обращения к доктрине размывания.
Наряду с делами о досрочном прекращении правовой охраны, суды используют механизм «размытия» при анализе законности отказа Роспатента в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. В одном из дел заявитель ссылался на то, что регистрация товарного знака третьего лица ведет к ослаблению различительной способности его товарных знаков [7]. СИП указал, что «регистрация спорного товарного знака за третьим лицом, а также последующий отказ Роспатента в удовлетворении возражений заявителя нарушают права и законные интересы последнего в сфере предпринимательской деятельности, создавая предпосылки к «размытию» товарных знаков заявителя, снижению их маркетинговой и инвестиционной ценности» [7]. Тем не менее, анализируя данное судебное решение, следует обратить внимание на то, что судом сделал вывод о том, что спорный товарный знак был зарегистрирован в нарушение пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, то есть зарегистрированный товарный знак был тождественен имеющему более ранний приоритет товарному знаку и зарегистрирован в отношении однородных товаров. В связи с этим, как представляется, обращение к доктрине размывания в данном случае также не имеет места, поскольку во внимание принимается однородность товаров.
Исходя из проанализированной судебной практики, следует сделать вывод о том, что российские суды используют доктрину размывания не в той интерпретации, в какой она представлена в американском законодательстве. Исходя из законодательного регулирования и судебной практики, в настоящий момент представляется невозможным, используя доктрину размывания, добиться судебного запрета в отношении использования третьим лицом тождественного или сходного обозначения в отношении неоднородных товаров. Необходимо полагать, что в отсутствие возможности для применения доктрины размывания и защиты правообладателями своего права в случае использования третьим лицом его товарного знака в отношении неоднородных товаров (работ, услуг), следует обращаться к положениям ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ [8] и оценивать действия третьего лица на предмет наличия в них недобросовестной конкуренции.
Литература:
- Sandra L. Rierson The myth and reality of dilution // Duke Law & Technology Review. 2012. № 11. С. 212–312. С. 215. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=dltr (дата обращения: 15.04.2023).
- Mohammad Amin Naser Reexamining the Functions of Trademark Law // Chicago-Kent Journal of Intellectual property. 2008. № 8. C. 105. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/217428935.pdf (дата обращения: 15.04.2023).
- Sandra L. Rierson The myth and reality of dilution // Duke Law & Technology Review. 2012. № 11. С. 212–312. C. 248. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=dltr (дата обращения: 15.04.2023).
- Trademark Dilution Revision Act of 2006 URL: https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/683 (дата обращения: 17.04.2023).
- Кодиров Ш. Б. Недоразумение относительно понятия «общеизвестный товарный знак» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 2 (28). С. 104–116. URL: http://ipcmagazine.ru/trademark-law/misunderstanding-the-notion-of-well-known-trademark#35 (дата обращения:17.04.2023).
- Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2021 г. № С01–1594/2020 по делу № СИП-903/2019 // СПС «КонсультантПлюс»
- Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. по делу № СИП-96/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
- Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс»
