Использование товарного знака под контролем правообладателя: зарубежный опыт



В статье автор исследует регламентацию правовой конструкции использования товарного знака под контролем правообладателя в зарубежных странах.

Ключевые слова: товарный знак, контроль правообладателя, согласие правообладателя, связанные компании.

В рамках рассматриваемой темы будет проанализирован такой вид правомерного использования товарного знака как использование товарного знака под контролем правообладателя на основании опыта зарубежных стран.

Для более детального рассмотрения данных проблемных аспектов, обратимся к двум противоположным подходам по регулированию данного вопроса: европейскому и американскому.

Так, обращаясь к европейскому подходу использования товарного знака под контролем правообладателя, стоит отметить, что в соответствии с параграфом 2 ст. 18 Регламента (ЕС) 2017/1001 о товарном знаке Европейского союза «использование товарного знака с согласия собственника (правообладателя) рассматривается как использование самим собственником (правообладателем)» [1]. Следовательно, в рамках европейского подхода применяется конструкция «с согласия» правообладателя.

Применительно к европейскому подходу следует обратиться к решению суда по делу Sunrider v. OHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT) [2]. Корпорации Sunrider было отказано в регистрации товарного знака по причине наличия тождественного товарного знака с более ранним приоритетом. В связи с отказом, корпорация подала апелляционною жалобу, суть которой сводилась к тому, что более ранний товарный знак использовался третьей стороной, компанией Industrias Espadafor SA, а не самим правообладателем (физическим лицом), и при этом не было доказано получение согласия от правообладателя товарного знака.

При рассмотрении дела суд указал, что если правообладатель утверждает, что использование товарного знака третьим лицом представляет собой правомерное использование, то он косвенно подтверждает, что дал согласие на такое использование [2]. Кроме того, суд также указал, что, если бы использование товарного знака осуществлялось без согласия правообладателя, то было бы в интересах третьей стороны не раскрывать доказательства такого использования правообладателю, однако при рассмотрении данного дела такие доказательства не были предоставлены [2]. Исходя из этого, суд указал на то, что «представляется маловероятным, что владелец товарного знака сможет представить доказательства того, что знак использовался против его желания» [2].

Таким образом, в рамках европейской концепции использование товарного знака под контролем правообладателя толкуется как использование с согласия правообладателя.

Далее обратимся к американскому подходу использования товарного знака под контролем правообладателя.

Действительным прорывом в сфере интеллектуальной собственности в США стало принятие в 1946 году закона Лэнхэма, положения которого закрепляли возможность свободного лицензирования товарных знаков [3]. До принятия данного закона господствовала доктрина происхождения товарного знака («source theory»), которая не допускала лицензирования товарных знаков [3]. Суть данной концепции сводилась к тому, что товарный знак сам по себе означал «источник» (производителя) товара или услуги [3]. В связи с этимвпериод господства данной теории, лицензирование товарных знаков было существенно ограничено, поскольку «для потребителей было крайне важно иметь возможность проводить связь между товарным знаком, нанесенным на продукт с его фактическим «источником» (производителем)» [3].

В настоящее время положения закона Лэнхэма находят свое отражение в разделе 15 Кодекса США [4]. Согласно ст. 1055 главы 22 раздела 15 Кодекса США «в тех случаях, когда зарегистрированный знак или знак, который требуется зарегистрировать, используется или может использоваться на законных основаниях связанными компаниями, такое использование должно быть в интересах правообладателя или заявителя на регистрацию, и такое использование не должно влиять на действительность такого знака или его регистрации, при условии, что такой знак не используется таким образом, чтобы ввести в заблуждение общественность. Если первое использование знака лицом контролируется правообладателем или заявителем на регистрацию знака в отношении характера и качества товаров или услуг, такое первое использование должно быть в интересах правообладателя или заявителя, в зависимости от обстоятельств» [5].

В данном нормативном положении следует обратить внимание на понятие «связанные компании». Ст. 1127 подраздела 3 главы 22 раздела 15 Кодекса США определяет связанные компании как «любое лицо, чье использование товарного знака контролируется правообладателем в отношении характера и качества товаров или услуг, в отношении или в связи с которыми данный товарный знак используется» [5].

Следует отметить, что, вводя в законодательство конструкцию лицензирования товарных знаков, закон Лэнхэма требовал, чтобы правообладатель товарного знака контролировал характер и качество товаров, которые производились лицензиатами [6]. Для того, чтобы конструкция использования товарных знаков связанными компаниями соответствовала закону, соглашение должно представлять собой «контролируемую лицензию», предполагающую, что «право наносить товарный знак на товары остается как у правообладателя, так и передается контролируемому лицензиату» [7]. Кроме того, отмечается, что «связанные компании» могут быть связаны какой-либо формой собственности на акции, например, материнские и дочерние компании [8]. Таким образом, отношения, связанные с использованием товарного знака под контролем правообладателя, могут основываться, в первую очередь, на «контролируемых» лицензионных соглашениях, так и на отношениях корпоративного контроля.

В деле Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc. суд выразил позицию, что лицензирование, в котором использование товарного знака контролируется правообладателем не приводит к прекращению прав на такой товарный знак [9]. Тем не менее, подчеркивая важность контроля со стороны правообладателя для предотвращения неправомерного использования товарного знака, суд указал, что «критическим вопросом является вопрос о том, достаточно ли истец следил и инспектировал операции своих лицензиатов, чтобы гарантировать качество продукции, которую они продают под товарным знаком правообладателя» [9].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в американском подходе первостепенное значение уделяется именно наличию фактического контроля правообладателя за качеством производимых третьим лицом товаров или услуг и в случае наличия лишь простого согласия на использование товарного знака это может быть расценено судами как основание для прекращения правовой охраны товарного знака.

Литература:

1. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A32017R1001 (дата обращения: 25.01.2023).
2. Sunrider v. OHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT) (2004) URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T20302.html (дата обращения: 25.01.2023).
3. Trademark Licensing: the problem of adequate control // Duke law journal.1968. С. 875–904. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2187&context=dlj (дата обращения: 29.01.2023).
4. Сергунина Т. В. Охрана фирменного стиля без регистрации объекта интеллектуальной собственности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 14. С. 91–98. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/protection-of-corporate-identity-without-registration-of intellectual-property (дата обращения: 31.01.2023).
5. U. S. Code URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text (дата обращения: 25.01.2023).
6. Trademark Licensing: the problem of adequate control // Duke law journal.1968. С. 875–904. С. 875. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2187&context=dlj (дата обращения: 29.01.2023).
7. Leslie D. Taggart Trademarks and related companies: a new concept in statutory trademark law // Law and contemporary problems. С. 234–247. С. 236. URL:https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2406&context=lcp (дата обращения: 29.01.2023).
8. Estate of Coll Monge v. Inner Peace Movement (2008) URL: https://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1384335.html (дата обращения: 31.01.2023).
9. Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, inc., 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959) URL: https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/dawn.htm (дата обращения: 29.01.2023).