Использование товарного знака по договору коммерческой концессии

В статье автор исследует использование товарного знака по договору коммерческой концессии.

Ключевые слова: товарный знак, правомерное использование, договор коммерческой концессии, исключительное право.

В настоящей статье будет рассмотрена договорная конструкция, которая опосредует правомерное использование, в том числе, товарного знака. Такой конструкцией выступает договор коммерческой концессии, закрепленный в главе 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Необходимо сразу отметить, что данная конструкция может использоваться исключительно субъектами предпринимательской деятельности — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 3 ст. 1027 ГК).

Так, в п. 1 ст. 1027 ГК РФ закреплено понятие данного договора, согласно которому «по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)». Исходя из определения, предметом данного договора выступает комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав. Тем не менее такое определение предмета не будет считаться исчерпывающим, поскольку в п. 2 ст. 1027 он конкретизируется указанием на то, что пользователь вправе также использовать деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя. Следовательно, при совокупности применения данных норм, предметом выступает как комплекс исключительных прав, так и деловая репутация, коммерческий опыт правообладателя.

Следует отметить, что договор коммерческой концессии представляет из себя «комплексный договор, основу которого составляет лицензия на предоставление прав на товарные знаки, а также коммерческое обозначение и другие объекты интеллектуальных прав» [1]. Однако несмотря на комплексный характер договора, данный договор не является смешанным, а представляет из себя самостоятельный договор [2].

Несмотря на, казалось бы, исчерпывающее понятие, суть отношений, вытекающих из данного договора, остается не до конца понятной. Так, Ф. Н. Филина указывает, что под договором коммерческой концессии следует понимать «форму продолжительного делового сотрудничества, в процессе которого крупная компания — франшизодатель (правообладатель) представляет малоизвестной компании — франшизополучателю (пользователю) лицензию (франшизу) на производство продукции, торговлю товарами или предоставление услуг под торговой маркой правообладателя на ограниченной франшизной территории на срок и на условиях, определенных франшизным договором» [3]. Исходя из этого, сущность договора заключается в том, что средний или крупный бизнес, имеющий успех на рынке, предоставляет право вести аналогичную деятельность начинающему субъекту бизнеса или субъекту малого бизнеса с использованием его технологии производства, объектов интеллектуальной собственности в определенных договором пределах.

По своей сути интерес правообладателя в установлении таких правоотношений заключается в расширении бизнеса на рынке с минимальными затратами, поскольку пользователь будет выступать на рынке под индивидуализирующими признаками правообладателя и потребитель будет воспринимать деятельность пользователя как деятельность правообладателя, а пользователь будет платить за это вознаграждение правообладателю (ст. 1030 ГК РФ). Из того факта, что пользователь воспроизводит деятельность правообладателя и потребитель на это ориентируется, вытекает обязанность правообладателя контролировать качество товаров (работ, услуг), которые производит (выполняет, оказывает) пользователь, если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии (абз. 4 п. 2 ст. 1031 ГК РФ). Тем не менее определенная самостоятельность у пользователя все же присутствует и «несмотря на полную экономическую зависимость пользователя от правообладателя, он все же сохраняет юридическую самостоятельность и действует в имущественном обороте от своего имени» [4].

Исходя из ст. 1027 ГК РФ ключевой обязанностью правообладателя выступает обязанность передать комплекс исключительных прав. Наряду с данной обязанностью правообладатель также должен передать техническую и коммерческую документацию, а также иную необходимую информацию, а также провести инструктаж пользователю и его работникам, связанных с осуществлением переданных исключительных прав (п. 1 ст. 1031 ГК). Что является важным, то для передачи права использования объектами интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии не требуется заключения отдельных лицензионных договоров, достаточно лишь наличия договора коммерческой концессии [5].

Внимания заслуживает вопрос о разграничении договора коммерческой концессии и лицензионного договора. Лицензионный договор позволяет передать право использовать лишь отдельно товарный знак или иной объект интеллектуальной собственности (пункт 1 статьи 1489 ГК РФ), в то время как договор коммерческой концессии предполагает передачу права использования комплекса исключительных прав, то есть права использования сразу на несколько объектов, в том числе, и на товарный знак. При этом по договору коммерческой концессии должны предоставляться «как минимум на два объекта интеллектуальных прав, хотя бы один из которых должен быть товарным знаком» [6]. Если же право на использование товарного знака не будет предоставлено, то такой договор нельзя рассматривать как договор коммерческой концессии. Тем не менее, например, А. П. Сергеев отмечает, что такой подход не является оправданным с точки зрения функции средств индивидуализации: «некоторые иные объекты исключительных прав выполняют ту же функцию, что и товарный знак и вполне могут служить «якорем» бренда, т. е. центральным элементом комплекса исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии» [7]. Однако несмотря на неоправданность такого законодательного решения, следуя буквальному толкованию норм главы 54 ГК РФ, товарный знак все же обязательно должен быть предметом договора коммерческой концессии. Также отличием выступает невозможность использования коммерческого обозначения правообладателя по лицензионному договору, а в коммерческой концессии использование данного объекта интеллектуальной собственности прямо предусмотрено в качестве одной из составляющей предмета договора [8].

Важным является рассмотреть вопрос о том, когда использование товарного знака по договору коммерческой концессии будет являться правомерным. Так, в п. 2 ст. 1027 ГК указывается, что использование предмета договора должно производиться в определенном объеме, с указанием или без указания территории использования, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Следовательно, в договоре коммерческой концессии, также, как и в лицензионном договоре, устанавливаются пределы такого использования. Наряду с этим, в ст. 1032 ГК РФ указана прямая обязанность пользователя использовать товарный знак указанным в договоре образом. Кроме того, поскольку специальными нормами о договоре коммерческой не предусмотрено иное, в отношении данного договора действуют правила о существенных условиях лицензионного договора, предусмотренные п. 6 ст. 1235 ГК РФ. Следовательно, в договоре коммерческой концессии также указываются пределы использования переданного по договору товарного знака, за которые пользователь выходить не вправе.

Литература:

1. Рузакова О. А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. Проспект, 2017 // СПС «КонсультантПлюс»
2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, К. М. Арсланов [и др.]; под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2020. 880 с. С. 769 (автор гл. 49 — И. В. Никифоров).
3. Филина Ф. Н. Франчайзинг: правовые основы деятельности. М.: ГроссМедиа, 2008 // СПС «КонсультантПлюс»
4. Еремин А. А. Франчайзинг и договор коммерческой концессии: теория и практика применения: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 207 с. // СПС «КонсультантПлюс»
5. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, К. М. Арсланов [и др.]; под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2020. 880 с. С. 778 (автор гл. 49 — И. В. Никифоров).
6. Рузакова О. А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. Проспект, 2017 // СПС «КонсультантПлюс»
7. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, К. М. Арсланов [и др.]; под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2020. 880 с. С. 777 (автор гл. 49 — И. В. Никифоров).
8. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 2011. 1208 с. С. 627.