Внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение в Палате по патентным спорам согласно российскому патентному законодательству и на практике



Статья посвящена сравнению положений российского патентного законодательства в части требований по внесению изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение в Палате по патентным спорам (далее — ППС) и порядка внесения данных изменений на практике. Рассматриваются приемлемые и недопустимые варианты внесения изменений согласно сложившейся практике. Анализируется правомерность запрета недопустимых вариантов изменений посредством толкования соответствующих правовых норм российского патентного законодательства. В статье предложены варианты устранения противоречий, касающихся вопросов внесения изменений в формулу изобретения в ходе рассмотрения возражения против выдачи патента в ППС.

Ключевые слова: внесение изменений в формулу изобретения, Палата по патентным спорам, возражение против выдачи патента.

The present article is dedicated to a comparison of Russian patent law provisions with regard to the requirements to amending the claims in considering an opposition to dispute the grant of invention patent before the Patent Dispute Chamber (the PDC) and to a procedure of inclusion of such amendments in practice. The article reviews acceptable and non-acceptable versions of amendments to the patented claims in view of the well established national practice. The article includes an analysis directed to the appropriateness of a prohibition on non-acceptable versions of such amendments by means of interpretation of relevant Russian patent law provisions. The article offers options for eliminating contradictions arising from amendments to the patented claims in procedure of considering the patent grant opposition before the PDC.

Keywords: amendments to the claims, Patent Dispute Chamber, opposition to the grant of a patent.

Введение

Согласно абзацам второму и третьему пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам [1] при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам может предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в целях обеспечения патентоспособности изобретения с учетом произведенных изменений. При этом трактовка соответствующей правовой нормы, регулирующей механизм внесения изменений, является весьма общей, не содержит каких-либо явных запретов на внесение изменений и имеет предписание на соблюдение требований к внесению изменений из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение [2] на дату подачи заявки, на основе которой был выдан оспариваемый патент.

Правила [2] допускают различные варианты внесения изменений в формулу изобретения, в частности: уточнение независимого (главного) пункта формулы изобретения признаками из одного или нескольких зависимых пунктов формулы изобретения; уточнение независимого пункта формулы изобретения одним или несколькими признаками из описания изобретения; включение в формулу изобретения одного или нескольких независимых и (или) зависимых пунктов формулы изобретения на основе сведений из описания; объединение нескольких независимых пунктов формулы изобретения полностью или частично, изменение формулы изобретения путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), включение в независимый пункт формулы изобретения совокупности признаков зависимых пунктов, если они зависят от иного независимого пункта и т. д.

Однако на сегодняшний день согласно сложившейся практике при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение допускается уточнение независимого пункта формулы изобретения исключительно признаками зависимых пунктов. При этом уточнение формулы изобретения, например признаками из описания, не разрешается. На данную сложившуюся практику в своей работе ориентируются все специалисты в области патентного права (патентные поверенные, патентоведы и др.), поскольку отклонение от нее может стоить проигранного дела в Палате по патентным спорам.

Основная часть

Вышеупомянутый абзац второй пункта 4.9 Правил [1] разъясняет, что «при рассмотрении возражений … коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении — может быть признан недействительным частично». Фактически данная трактовка правовой нормы позволяет внесение любых явным образом не противоречащих общим принципам патентования изменений для сохранения патента хоть и в усеченном формате, т. е. с меньшим объемом правовой охраны. В том числе отсутствует запрет на уточнение независимого пункта формулы изобретения признаками из описания. При этом абзац третий пункта 4.9 Правил [1] содержит отсылку к Правилам [2] и предписывает соблюдать требования к внесению изменений, которые предъявляются при уточнении формулы изобретения на этапе проведения экспертизы заявки на изобретение.

Однако в результате анализа данных требований также можно констатировать, что в них отсутствует запрет на внесение изменений в формулу изобретения посредством включения признаков из описания изобретения. Так, согласно Правилам [2] допускается внесение в документы заявки на изобретение дополнений, уточнений и исправлений путем представления дополнительных материалов, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу (т. е. если изменения основаны на первоначальных материалах заявки).

В целом уточнение формулы изобретения на этапе проведения экспертизы по заявке допускается различными способами: включением признаков как из описания, так и из зависимых пунктов формулы изобретения и, более того, посредством включения в формулу изобретения признаков из чертежей. Главным критерием правомерности осуществления изменений является включение признаков в формулу изобретения на основе первоначальных материалов заявки. Данный подход при внесении изменений в формулу изобретения, при котором в независимый пункт вносятся новые признаки из описания изобретения, широко используется патентными специалистами в ходе подготовки ответов на запросы экспертизы из отраслевых отделов ФГБУ ФИПС (подразделение Роспатента). При этом зачастую в таких случаях экспертиза не проводит оценку существенности (т. е. необходимости для достижения технического результата) включенных из описания признаков, признавая ее по умолчанию и ограничиваясь проверкой новизны и изобретательского уровня изобретения.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно предположить, что существующая практика, используемая в ходе рассмотрения возражений против выдачи патента, ограничивает права патентообладателя по защите от поданного возражения объекта изобретения, на который получен патент.

Однако важнейшим вопросом для окончательного вывода о правомерности запрета уточнения формулы изобретения признаками из описания является вопрос о том, что именно понимается под объектом изобретения по конкретному патенту. Так, президиум Суда по интеллектуальным правам (далее — СИП) в ходе рассмотрения кассационной жалобы по одному из дел дал свои разъяснения по этому поводу [3]. По мнению СИПа, под объектом изобретения по конкретному патенту понимается объект (устройство, вещество, способ и т. д.), охарактеризованный конкретной совокупностью существенных признаков, приведенных в формуле изобретения. При этом признаки из описания, не содержащиеся в формуле изобретения, не могут считаться относящимися именно к этому объекту (так как все существенные признаки изобретения подлежат включению в формулу изобретения — [2]). Таким образом, включение в формулу изобретения признаков из описания на стадии рассмотрения возражения в ППС может быть расценено как создание нового объекта изобретения, патент на который не выдавался изначально и, соответственно, не может быть выдан и в результате рассмотрения возражения в ППС. По мнению СИПа, если представить допустимые изменения в формулу изобретения (при оспаривании выданного патента) формально логическим путем, то это — отказ от всех непатентоспособных объектов и оставление только патентоспособных. При этом для целей удобства воспроизведения первый «оставленный» пункт представляется в виде независимого пункта. Никакие иные изменения не допускаются.

Ведущие специалисты в области патентного права также не могут прийти к единому мнению. Так, невозможность включения в формулу изобретения признаков из описания на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента поддерживают патентовед, кандидат юридических наук Ревинский О. В. и патентный поверенный РФ Залесов А. В. — [3]. Г-н Ревинский О. В. совершенно однозначно считает: поскольку согласно статье 1354 ГК РФ объем охраны определяется формулой изобретения, то после выдачи патента использовать признаки из описания неправомерно, так как они не были включены заявителем в «авторски претенции», как именуется формула изобретения по-болгарски — [4]. Более того, г-н Залесов А. В. считает, что недопустимо включение в независимый пункт формулы изобретения совокупности признаков зависимых пунктов, если они зависят от иного независимого пункта; недопустимо включение в независимый пункт формулы изобретения отдельных признаков зависимого пункта или нескольких зависимых от него пунктов (комбинирование отдельных признаков, без всей совокупности), поскольку при этом образуется объект, не предусмотренный первоначальной формулой (возникает новая комбинация признаков), и недопустимо исключение из независимого пункта признака, не имеющего альтернативы.

Другой точки зрения придерживается патентный поверенный Христофоров А. А., который считает, что российское патентное законодательство не исключает возможности изменения формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), перенесения признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт, или перенесения признаков в формулу изобретения, в том числе в ее независимый пункт, из описания патента — [3]. Этого же мнения придерживается и патентный поверенный Мещеряков В. А., который считает, что на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение в ППС допустимо изменять формулу изобретения как путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), так и путем включения в независимый пункт формулы признаков, содержащихся в ее зависимых пунктах или описании изобретения к патенту — [3].

При анализе правомерности внесения изменений в формулу изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента также следует учесть, что в российском патентном законодательстве не определена роль зависимых пунктов, приведенных в формуле изобретения, при установлении факта нарушения патента. Так, проверка осуществляется только в отношении независимых пунктов. Возможно в том числе и по этой причине существует довод о том, что именно зависимые пункты предназначены для уточнения независимых в ходе рассмотрения возражения против выдачи патента в ППС.

Вывод

Подводя итог сравнению положений российского патентного законодательства в части требований по внесению изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение в ППС и порядка внесения данных изменений на практике, можно констатировать, что в настоящее время в российское патентное законодательство требуется внесение уточнений по данному вопросу, а именно: необходимо конкретизировать и привести исчерпывающий перечень возможных изменений, допустимых в формуле изобретения, несмотря на имеющиеся разъяснения президиума СИПа. Это благоприятно скажется на характере рассмотрения возражений на заседаниях коллегии ППС и в определенной мере снизит нагрузку на суды, избавив их от необходимости рассмотрения жалоб на действия ППС.

Литература:

1. Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 с учетом изменений и дополнений, внесенных приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, приказом Минэкономразвития России от 29.11.2013 № 720 (транслируется приказом Роспатента от 23.05.2014 № 71).
2. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316 с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 года № 113, приказом Минэкономразвития России от 19 сентября 2018 года № 506, приказом Минэкономразвития России от 1 октября 2018 года № 527.
3. Химичев В. А. Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2016. — № 11. — С. 38–48.
4. Ревинский О. В. Право промышленной собственности. Курс лекций. — М.: Юрсервитум, 2017.